С 2018 по 2021 год между индивидуальным предпринимателем Алиной Жеребцовой и компанией «Сибстройсервис» действовал лицензионный договор, по условиям которого фирма могла использовать товарный знак Topfence, принадлежащий ИП. Когда лицензионный договор закончился, «Сибстройсервис» продолжил использовать товарный знак в адресе сайта. Тогда Жеребцова обратилась в суд и попросила взыскать с компании 3,4 млн руб. компенсации (дело № А45-25305/2023). Три инстанции удовлетворили требования предпринимателя.

Тогда «Сибстройсервис» обратился в Верховный суд. Компания посчитала, что суды неправильно квалифицировали включение товарного знака в адресную строку как его использование по смыслу ст. 1484 ГК («Исключительное право на товарный знак»). Заявитель настаивает, что слово Topfence встречалось лишь в нескольких спорных адресных строках сайта и его не использовали для индивидуализации товаров или услуг.

Экономколлегия направила дело на новое рассмотрение. ВС указал: упоминание обозначения, которое входит в объем правовой охраны товарного знака, не нарушает исключительные права.

Свободное использование спорного обозначения ограничивает критерий смешения, когда нарушается ассоциативная связь товара с его коммерческим источником. А потому правообладатель не вправе запрещать употребление элементов товарного знака в их общепринятом значении, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

При новом рассмотрении суду предстоит выяснить, был ли избранный компанией способ адресации предназначен для продвижения ее товаров и мог ли потребитель подумать, что сайт принадлежит правообладателю. Еще ВС поручил исследовать вопрос о возможном злоупотреблении правом со стороны Жеребцовой, поскольку товарный знак был изначально зарегистрирован на «Сибстройсервис», а затем отчужден в пользу супруги бывшего директора компании.